Si tienes una empresa fuera de Estados Unidos y estás considerando expandirte al mercado estadounidense, proteger tu marca debe formar parte de tu estrategia de expansión. Sin embargo, uno de los principales obstáculos para muchas empresas extranjeras es el requisito de demostrar el uso de la marca en el comercio estadounidense.
La buena noticia es que existen mecanismos que pueden facilitar el registro de una marca extranjera en Estados Unidos, incluso cuando la empresa todavía no ha comenzado a comercializar sus productos o servicios en el país.
El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, junto con la Sección 44 de la Lanham Act, permite que determinados solicitantes extranjeros usen una solicitud o registro de marca en su país de origen como base para proteger su marca ante la United States Patent and Trademark Office (USPTO).
En este artículo explicamos cómo funcionan las Secciones 44(d) y 44(e) y por qué pueden ser herramientas importantes para empresas extranjeras con planes de expansión a Estados Unidos.
¿Es necesario utilizar una marca en Estados Unidos para registrarla?
Estados Unidos es un país donde el uso de una marca tiene una importancia particular dentro del sistema de registro.
Cuando una solicitud se presenta bajo la Sección 1(a) de la Lanham Act, el solicitante debe demostrar que la marca ya se encuentra en uso en el comercio estadounidense y presentar evidencia —conocida como specimen— que cumpla con los requisitos del USPTO.
También es posible presentar una solicitud bajo la Sección 1(b), basada en intención de uso, cuando todavía no se ha comenzado a utilizar la marca. Sin embargo, antes de que pueda emitirse el registro, el solicitante generalmente tendrá que demostrar el uso de la marca en el comercio mediante la presentación de una Statement of Use.
Para una empresa extranjera que todavía está preparando su entrada al mercado estadounidense, este requisito puede representar un obstáculo.
Aquí es donde las Secciones 44(d) y 44(e) pueden resultar particularmente útiles.
¿Qué es la Sección 44(d) de la Lanham Act?
La Sección 44(d) permite que determinados solicitantes extranjeros reclamen en Estados Unidos la fecha de prioridad de una solicitud presentada previamente en su país de origen.
Para beneficiarse de esta prioridad, la solicitud ante el USPTO debe presentarse, entre otros requisitos aplicables, dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud extranjera.
¿Por qué es importante la prioridad?
La fecha de presentación puede ser sumamente importante en materia de marcas.
Por ejemplo, una empresa presenta una solicitud para registrar su marca en su país de origen y, dos meses después, decide solicitar protección para esa misma marca en Estados Unidos.
Si cumple con los requisitos de la Sección 44(d), puede reclamar como fecha de prioridad la fecha de presentación de aquella solicitud extranjera.
Esto puede representar una ventaja significativa dentro de una estrategia internacional de protección de marcas.
Es importante destacar que la Sección 44(d) funciona principalmente como una base para reclamar prioridad. Si el solicitante desea obtener el registro estadounidense sin demostrar previamente uso en el comercio, deberá posteriormente cumplir con los requisitos correspondientes de la Sección 44(e), incluyendo obtener el registro de la marca en su país de origen.
¿Qué es la Sección 44(e)?
La Sección 44(e) de la Lanham Act permite que ciertos solicitantes extranjeros utilicen un registro vigente de la marca en su país de origen como base para obtener el registro de la marca en Estados Unidos.
Una de las ventajas más importantes de esta vía es que el solicitante puede obtener inicialmente el registro estadounidense sin tener que presentar evidencia de uso de la marca en el comercio de Estados Unidos.
Esto puede ser particularmente útil para empresas que desean proteger su marca antes de comenzar formalmente sus operaciones en el mercado estadounidense.
¿Significa que no tengo que utilizar la marca en Estados Unidos?
No.
La Sección 44(e) no debe interpretarse como una manera de obtener y conservar indefinidamente derechos de marca en Estados Unidos sin usarla.
El solicitante debe tener una intención de buena fe (bona fide intent) de utilizar la marca en Estados Unidos.
Además, aunque no sea necesario presentar un specimen para obtener inicialmente un registro basado exclusivamente en la Sección 44(e), posteriormente será necesario demostrar el uso de la marca para mantener el registro vigente.
En particular, entre el quinto y sexto año después de la fecha de registro, el titular deberá presentar ante el USPTO la correspondiente declaración de uso bajo la Sección 8, junto con evidencia que demuestre el uso de la marca en el comercio para los productos o servicios que se desean mantener en el registro, salvo que resulte aplicable alguna excepción reconocida.
Posteriormente, los registros estadounidenses también están sujetos a los requisitos de renovación y mantenimiento correspondientes.
Por lo tanto, la Sección 44(e) puede proporcionar tiempo adicional para entrar al mercado estadounidense, pero no elimina permanentemente el requisito de uso.
La protección en Estados Unidos no puede ser más amplia que el registro extranjero
Otro aspecto fundamental de una solicitud basada en la Sección 44(e) es el alcance de los productos y servicios.
La identificación presentada ante el USPTO no puede exceder el alcance de los productos o servicios cubiertos por el registro extranjero que sirve como base de la solicitud.
Esto significa que no puedes utilizar un registro extranjero limitado a determinados productos o servicios para obtener en Estados Unidos protección sobre productos o servicios adicionales que no estén comprendidos dentro de ese registro.
El USPTO también puede requerir modificaciones en la redacción de la identificación para cumplir con sus propios requisitos de clasificación e identificación.
Por esta razón, cuando una empresa contempla una futura expansión a Estados Unidos, resulta conveniente evaluar desde el comienzo cómo se están protegiendo sus productos y servicios en su país de origen.
Ejemplo: una empresa mexicana que quiere expandirse a Estados Unidos
Imaginemos una empresa mexicana que registra una marca para determinados productos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y tiene planes de comenzar a venderlos próximamente en Estados Unidos.
Si presenta su solicitud estadounidense dentro de los seis meses correspondientes, podría evaluar reclamar prioridad bajo la Sección 44(d).
Una vez obtenido el registro mexicano, y siempre que se cumplan los demás requisitos aplicables, podría utilizarlo como base para solicitar u obtener el registro estadounidense bajo la Sección 44(e), sin necesidad de demostrar uso en el comercio estadounidense para obtener inicialmente ese registro.
Esto le permite desarrollar una estrategia de protección de marca en Estados Unidos mientras continúa preparando su entrada comercial al país.
¿Quién puede utilizar las Secciones 44(d) y 44(e)?
No todo registro obtenido en cualquier país automáticamente permite utilizar estas disposiciones.
La elegibilidad dependerá, entre otros factores, del país de origen del solicitante, los tratados o relaciones internacionales aplicables, la titularidad de la solicitud o registro extranjero y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación estadounidense.
También será necesario analizar que la marca y los productos o servicios de la solicitud estadounidense estén adecuadamente respaldados por la solicitud o registro extranjero correspondiente.
Por eso, antes de escoger una base de presentación, es recomendable analizar específicamente la situación del solicitante y su estrategia internacional.
¿44(d), 44(e), 1(a) o 1(b)? La estrategia depende de cada empresa
No existe una única base de presentación adecuada para todas las empresas extranjeras.
Una empresa que ya vende sus productos en Estados Unidos podría tener disponible una solicitud basada en uso bajo la Sección 1(a).
Una empresa que todavía no ha comenzado a vender, pero tiene una intención real de hacerlo, podría considerar una solicitud bajo intención de uso, Sección 1(b).
Mientras tanto, una empresa extranjera con una solicitud presentada recientemente en su país de origen podría evaluar la Sección 44(d) para reclamar prioridad, y una empresa que ya cuenta con un registro extranjero elegible podría considerar la Sección 44(e).
Incluso es posible que una solicitud incluya más de una base legal, dependiendo de las circunstancias.
La estrategia correcta dependerá de factores como el país de origen, el estado de la solicitud extranjera, los productos o servicios protegidos, la fecha de presentación y los planes comerciales de la empresa en Estados Unidos.
Protege tu marca antes de expandirte a Estados Unidos
Esperar hasta comenzar operaciones en Estados Unidos para pensar en la protección de la marca puede generar riesgos innecesarios.
Para empresas extranjeras, las Secciones 44(d) y 44(e) de la Lanham Act pueden ofrecer herramientas valiosas para coordinar la protección internacional de una marca y comenzar el proceso estadounidense antes de que la empresa haya establecido completamente sus operaciones en el país.
Si eres una empresa extranjera con planes de expansión a Estados Unidos —o un abogado que representa clientes extranjeros— es recomendable evaluar estas alternativas desde las primeras etapas de la estrategia de protección de la marca.
En Bizzy Legal Solutions® ayudamos a empresas y emprendedores internacionales a evaluar, solicitar y proteger sus marcas ante el USPTO. Contáctanos para evaluar la estrategia adecuada para tu marca y tus planes de expansión a Estados Unidos.
September 14, 2026
Cómo registrar una marca en Estados Unidos utilizando un registro extranjero: Secciones 44(d) y 44(e)
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